投资人视角下知识产权尽职调查实务要点

(一) 调查的目的

知识产权尽职调查（Intellectual Property Due Diligence，简称IPDD）是企业在投资、并购、许可和技术转移等重大经营活动中，对目标公司的知识产权进行全面性调查和系统性梳理的专业活动。

知识产权尽职调查的目的一是为了梳理标的公司项下的知识产权资产，了解其知识产权保护的情况；二是为了排查知识产权风险。

(二) 调查的原则

知识产权尽职调查需遵循以下六大原则：

1. 合法性原则：是知识产权尽职调查的首要原则，要求投资人在开展尽职调查时必须全方位严格遵守相关法律法规、执业规则和行业规范。

2. 独立性原则：系指中介机构应独立主导尽调过程，披露目标公司知识产权的真实状况，避免受制于其他方。

3. 针对性原则：要求投资人在开展尽职调查时，根据不同调查动因有针对性地关注重点知识产权问题。

4. 保密性原则：系指开展尽职调查时应遵循最小化原则，对获取的非公开文件、信息、资料等承担严格保密义务。

5. 客观性原则：系指尽职调查过程中应始终秉持客观严谨的原则，实现对知识产权状况及风险的各项判断均有据可循、有证可依。

6. 全面性原则：系指尽职调查范围应涵盖目标公司知识产权所涉事项，相关重要问题应加以分析，实现调查的全面性、完整性与透彻性。

以针对性原则为例，调查动因、调查目标公司类型的不同均将对尽职调查过程中需要关注的知识产权内容产生影响。具体而言，若调查动因系获取无形资产的受让或许可，则应关注拟受让或许可的知识产权本身；若调查动因系投资入股，则应关注标的公司整体的知识产权情况。此外，目标公司类型不同，尽职调查过程中关注的重点事项也会存在差异。例如，针对高新技术企业、软件开发企业，应重点关注专利、软著、商业秘密；品牌类企业，应重点关注商标；文化创意产业企业，应重点关注著作权；芯片类企业，应重点关注集成电路布图设计、软著、专利、商业秘密等内容。

(三) 调查的流程

知识产权尽职调查流程的核心分为两点：一是根据整个收购交易流程进行尽职调查事项识别，二是细化确定知识产权尽职调查的流程，具体如下图所示：

这里需要特别说明的有两点，一是，在组建调查团队时，若调查团队人员同时具备法律、技术和行业的多重背景，将有利于延展知识产权尽职调查的广度和深度。二是，相较于专利等其它知识产权，商业秘密的尽调会有其特殊性。基于商业秘密保密性的要求，通常在交易初期，交易双方达成初步收购意愿开始进场尽调时，目标公司不会向投资人披露商业秘密的核心内容，而是等交易最终达成、进行交割时，目标公司才会向投资人披露具体内容。基于此，在对目标公司进行知识产权尽调时应当特别关注商业秘密的审查，除前期尽职调查工作之外，在进行交割时，也应当再结合前期尽职调查内容以及合同条款的约定，审核目标公司披露的商业秘密内容是否与其承诺事项一致。对商业秘密的审查应当贯穿于整个交易流程。

(四) 调查的内容

结合实务经验，经梳理归纳，知识产权尽职调查内容主要如下：

根据表1所示，在进行知识产权尽职调查前，首先应基于知识产权的权利类型罗列清单，根据不同类型权利的基本内容开展后续工作；其次，通过尽职调查了解目标企业的知识产权具体运营情况；再者，梳理目标企业对知识产权的保护情况，主要关注知识产权的保护记录、来源与权属以及知识产权的效力问题；接下来应对知识产权合规事项展开尽调，主要核心在于落实该知识产权本身是否存在侵犯第三方知识产权的风险或事实，以及相应的侵权风险评估；最后，对目标公司就知识产权制定的管理措施进行尽职调查。

(五) 调查的评价

对知识产权尽职调查的评价涵盖以下四个体系：一是高质量的知识产权研发创造体系，二是内外部的知识产权运营转化体系，三是多维度的知识产权风控合规体系，四是分类别的知识产权维护管理体系。

针对投资人，知识产权尽调过程应当能体现与反馈相关知识产权的投资价值和投资风险。针对尽调对象企业，应通过知识产权的尽调实现对企业知识产权的权利布局合理性、稳定性、价值性、与核心产品的匹配性、行业领先性、知识产权保护完善性、知识产权管理能力等的综合评价与判断。

(一) 知识产权基本内容的调查

1. 专利

在对专利开展尽职调查时，根据两个阶段适用不同的关注点：第一个阶段是专利申请阶段，该阶段主要关注发明人与申请人、专利类型、专利申请日期、专利申请文本、优先权、专利申请进程和快速申请通道等；第二个阶段是专利授权阶段，在本阶段，除了要关注上述要素之外，需额外关注专利稳定性、专利授权日、专利期限、专利授权文本、专利授权率和保护范围等要素。

基于上述核查关注点，在对专利开展尽职调查时，通常需注意以下核心要点：比如专利申请的数量、同族专利的界定、专利状态周期以及专利价值评估等。

(1) 专利申请的数量比较

如图2所示，可以通过“与同行比”和“与过去比”的方式对专利申请量进行比对。结合目标企业自身所处行业的对比情况以及过往申请专利的数量对比可以大致地完成企业定位。

(2) 同族专利

同族专利是指基于同一优先权文件，在多个地区或国家进行申请并获得批准或公布的具有相同或相似内容的专利集合。同族专利具有共同优先权、由不同国家或组织公布、发布内容相同或基本相同等特征。同族专利反映了目标公司专利在国外的布局情况，同族专利数量多少可以代表目标公司产品在全球市场或潜在市场的可能情形，表明其市场竞争的布局情况。如果企业拥有的专利在国外市场对应产品很多，但却没有同族专利，一般表明在国外市场的替代性可能较强，抑或说明其缺乏保护意识。

(3) 专利状态

在专利所处的不同阶段，权利人可采取不同的维权措施，具体如下图所示：

在专利申请前，他人使用专利相应技术方案不构成侵权且可能破坏新颖性；有可能适用先用权抗辩，即可在原有范围内继续制造、使用。在专利申请日至公开日期间，他人使用专利相应技术方案行为不构成侵权、不受保护。在公开日至授权日期间，为临时保护期，可主张适当使用费，通过先行发送律师函的形式进行通知，在授权后方可主张权利。在授权日至到期日期间，权利人可以主张权利。到期日届满后，该专利可以自由使用。

(4) 专利价值评价指标

专利价值的评价可以从两个方面考量，一是评价指标，二是评估方法。

专利价值的评价指标包括：①专利价值法律评估：关注的因素包括不可规避性、依赖性、稳定性、侵权可判定性、剩余有效期、多国申请状况、已成功申请率等。②专利价值技术评估：涉及技术覆盖范围、技术质量、技术宽度、技术成熟度等。③专利价值市场评估：涵盖投入强度、实施情况等。

专利价值的评估方法包括以下三种：

① 市场法：专利评估价值=可比交易案例交易价格×因素调整系数

② 成本法：专利评估价值=专利重置成本-贬值额=专利重置成本×（1-贬值率）

收益法：专利评估价=

（Rt=未来第t年的预期收益；r=折现率；n=收益年限；t=年序号）

2. 商标

商标权的尽职调查基本内容如表4所示。

3. 著作权

著作权的尽职调查基本内容如表5所示。

4. 商业秘密

商业秘密的尽职调查基本内容如表6所示。

对比专利、商标等知识产权的核查路径，商业秘密的核查路径具有特殊性与复杂性，因商业秘密没有明确的权利外观，因此应当按照商业秘密的构成要件对其进行三性核查，即保密性、非公知性和价值性的核查。只有符合上述三性要求才能成为法律意义上的商业秘密。三性核查重点关注以下内容：一是核查保密性应当关注企业的制度性措施、技术性和物理措施以及保密协议等。二是核查非公知性应当关注该商业秘密是否未被公开，其是否能够直接被公众所获得。三是核查价值性则需要对该商业秘密进行价值评估。

5. 集成电路布图设计

集成电路布图设计尽职调查的基本内容如表7所示。

6. 域名

域名尽职调查的基本内容如表8所示。

(二) 知识产权运用的调查

根据《中华人民共和国科学技术进步法》（2021年修订）、《中华人民共和国促进科技成果转化法》（2015修正）等法律的相关规定，知识产权可通过以下方式进行运用以实现其商业价值：一是许可他人使用该科技成果，包括普通许可，排他许可、独占许可；二是向他人转让该科技成果；三是以该科技成果作价投资，折算股份或出资比例；四是以该科技成果作为合作条件，与他人共同实施转化；五是自行投资实施转化；六是其他方式，比如知识产权质押、标准化等。

1. 知识产权许可

对知识产权许可进行调查首先需明确普通许可、独占许可及排他许可的定义。其中，普通许可是指许可方允许被许可方在规定的地域范围内使用在合同中所约定的知识产权内容，同时保留在该地域范围内许可方使用该项知识产权以及再与第三方就该项知识产权签订许可合同的权利；排他许可是指许可方允许被许可方在规定的地域内独家实施其知识产权，而不再许可第三方在该地域内实施其知识产权，但仍保留许可方实施其知识产权的权利；独占许可是指许可方允许被许可方在规定的地域范围内，拥有独占该项知识产权的使用权，任何第三方也包括许可方在内，均无权使用该项知识产权。

对知识产权许可进行调查，主要应关注以下事项：①许可标的情况；②许可主体、方式、实施范围；③许可的时间，尤其是许可期限届满后产品的处理方式；④许可主体的许可行为符合公司内部管理规定；⑤许可合同的专利行政部门备案；⑥许可专利的权利负担；⑦专利许可是否存在“强制许可”“开放许可”等。

2. 知识产权出资

通常情况下，标的公司以知识产权对外出资，抑或是第三方以知识产权对标的公司进行出资，其面临的核心风险有以下五点：一是知识产权未经评估作价；二是评估高于其实际价值；三是存在主观恶意；四是用于出资的知识产权未交付或未登记；五是设立时其他股东出资未到位。

根据新《公司法》的相关规定，股东未完成出资义务应当承担补足责任、违约责任，亦可能导致其部分股东权利受限、被行政部门责令罚款等法律后果。因此，为避免或减少知识产权出资可能产生的风险，投资人在开展法律尽职调查时，应当关注以下内容：①出资的知识产权信息情况；②知识产权出资作价入股的相关主体；③知识产权出资主体以知识产权出资是否违反其公司章程规定；④用作出资的知识产权的价值评估；⑤出资金额；⑥用作出资的知识产权的交付；⑦知识产权出资公司的税务申报情况；⑧目标公司章程对出资知识产权及股东的规定；⑨目标公司向企业管理部门办理的备案登记、在企业信用信息网站的公示；⑩目标公司向税务机关进行的申报；⑪合作方的出资到位情况。

3. 自行实施

投资人自行投资实施转化时应当注意以下内容：

(1) 调查知识产权的实施范围

① 时间范围：知识产权着手准备实施、开始实施的时间，是否已经结束实施以及实施结束的时间。

② 权利范围：实施的具体知识产权权利要求。

③ 地域范围：实施知识产权的地域。

④ 业务范围：实施的知识产权与核心技术、主营业务的关联性。

(2) 调查知识产权的实施内容

① 制造知识产权产品、使用知识产权技术制造的产品的成品率或良品率等；

② 知识产权对于核心技术和主营业务的保护情况；

③ 使用或销售知识产权产品的市场竞争优势等。

4. 知识产权质押

知识产权质押融资，是指企业以合法拥有的专利权、商标权等作为质押物从银行获得贷款的一种融资方式。对知识产权的质押情况进行调查时，需要重点关注以下事项：一是质押期间是否做好质押物的管理工作，按时缴纳年费；二是合理评估质押风险，核查因未及时偿还主债务而导致丧失对质押物的占有、使用的风险。

5. 专利标准化

对专利标准化进行调查应关注以下内容：①标准专利内容；②标准专利权利人的声明；③使用专利的标准名称、施行时间；④使用专利的标准性质，如强制性标准、推荐性标准；⑤使用专利的标准施行范围，如行业标准、地方标准；⑥标准专利的许可费用。

(三) 知识产权保护的调查

1. 保护记录

对知识产权保护事项的调查首先应当检索过往历史的保护记录，即作为原告提起诉讼或作为申请人向相关部门提起行政异议，调查内容如下表：

2. 来源与权属

在对知识产权保护展开尽职调查时，需重点关注知识产权的来源与权属。例如，对于职务发明，申请专利的权利属于单位或原单位；对于非职务发明，申请专利的权利则属于发明人或者设计人。又如，就委托开发而言，除有约定外，申请专利的权利属于受托人；就合作开发而言，除有约定外，申请专利的权利属于完成或共同完成的单位或个人。再如，受让取得情形下，知识产权系来源于其他公司的转让。

3. 效力问题

知识产权的效力对企业开展正常商业活动起到重要作用，经梳理归纳，除到期失效外，知识产权无效事由具体如下表所示：

另外，商标也可能因使用不当、三年未使用或成为通用名称等原因而被撤销。

(四) 知识产权合规的调查

知识产权合规的调查内容包括侵权记录和侵权风险评估。侵权记录主要关注被尽调方所涉及的与知识产权有关的民事诉讼、行政查处、海关备案、电商平台举报、展会举报和刑事犯罪等情况。侵权风险评估包括专利FTO、商标侵权风险检索、版权合规排查、商业秘密侵权风险排查、集成电路布图设计和域名风险排查等。

1. 专利FTO调查

FTO（Freedom to Operate），即指自由实施，通过识别可能的专利侵权风险，让实施人在不侵犯他人专利权的前提下可以对该技术自由地进行使用和开发。其调查流程系在确定技术特征与检索关键词以及检索地域范围的基础上进行检索，筛选出高风险专利并对其进行比对分析，最终根据检索调查结果出具报告。

2. 商标侵权风险检索

商标侵权风险的检索流程系先确定LOGO、产品服务内容以及应注册分类号和核心商品或服务项目，再排除已注册分类号和商品或服务项目，在未注册分类号和商品或服务项目项下进行检索并筛选出高风险商标，最终，根据筛选结果进行比对分析、出具报告。

3. 版权合规排查

企业日常运营过程中时常收到由第三方软件公司发送的侵权警告函，其涵盖的内容包括且不限于字体侵权、图片侵权和软件侵权等问题。因此，为防范著作权侵权风险，企业应当重视合规排查。

在日常开展著作权风险调查时，企业应当注意以下事项：一是就字体而言，目前可免费商用字体包括方正黑体、方正书宋、方正仿宋、方正楷体、方正甲骨文等，在具体使用时需关注每款字体的许可证条件。二是就图片而言，需查看许可证条件。三是就软件而言，需关注是否存在使用盗版软件、开源软件传染性问题（强开源类许可，例如GPL、AGPL、LGPL，及宽许可类开源，例如MIT、Appache2.0、BSD等）。四是就音视频而言，应关注素材的合理使用风险。

4. 商业秘密排查

商业秘密因自身具有高度保密性，对其进行尽职调查较为困难。本团队所开发的《科创板拟上市企业商业秘密保护与合规》系专门针对商业秘密风险排查问题设计的法律服务产品，该法律服务产品荣获第三届国浩法律服务产品大赛特等奖。

(五) 知识产权管理的调查

对知识产权的管理通常涵盖三部分内容：

一是知识产权的组织架构，设置独立的知识产权部门，综合管理企业的专利、商标、版权（部分企业还包括信息安全）等事务，该部门还应当具备能够独立开展全类型知识产权业务的能力。二是知识产权的管理制度，该管理制度包括研发管理制度、申请流程管理制度、职务发明奖励和报酬制度、保密制度、权利维护制度、商标使用管理制度、知识产权培训制度以及涉知识产权内容的文件与条款等。三是知识产权的人员安排，企业内部研发技术人员、管理人员、法务人员和外部专利代理师、知识产权律师等共同组成专业的知识产权团队。

以下以专利管理、商业秘密保护措施为例，对知识产权管理的调查展开介绍。

1. 专利管理

针对专利管理的调查包括专利期限的监控和费用的缴纳、发明人或设计人的奖励报酬、专利标识是否规范、专利档案是否齐全、专利布局的策略、主要发明人或设计人的离职和专利保险等事项。

其中，“发明人或设计人的奖励报酬”系指对完成、转化科技成果做出重要贡献的人员实施的奖励和报酬。若企业与发明人或设计人就奖励和报酬事项已约定或已规定的，按照约定或规定执行；若未约定也未规定的，则按照以下规则执行：一是转让、许可给他人实施的，从该项科技成果转让净收入或者许可净收入中提取不低于50%的比例；二是作价投资的，从该科技成果形成的股份或出资比例中提取不低于50%的比例；三是自行实施或者与他人合作实施的，应当在实施转化成功投产后连续3至5年，每年从实施该项科技成果的营业利润中提取不低于5%的比例。国家设立的研究开发机构、高等院校规定或者与科技人员约定奖励和报酬的方式和数额应当符合上述三款规定的标准。

此外，担任领导职务的科技人员，可以按照一般规定获得奖励和报酬。国务院部门、单位和各地方所属研究开发机构、高等院校等事业单位（不含内设机构）正职领导，以及上述事业单位所属具有独立法人资格单位的正职领导，原则上不得获取股权激励。

2. 商业秘密保护措施

针对商业秘密的保护措施主要集中在以下四个维度，在开展尽职调查时需予以关注：

(1) 文档管理：对文档全流程留存并对涉密文件分级，设置专门文档管理员，文档材料存放保管（双锁）需标记保密级别，在使用文档材料时需要登记审批。

(2) IT/区域：对于IT硬件设置，要求电脑、打印机等加密或限制接触；对于IT软件设置，要求文件加密、硬盘加密；对于涉密的机器、厂房、车间等场所限制来访者或者提出保密要求。

(3) 外部合作：指定对外交流人员、落实保密协议先行、外网权限管理、设置项目专用保密室。

(4) 内部人员：设立IP（保密）委员会，制定管理制度并公示保密协议、竞业限制协议（入职），书面告知保密要求、加强培训、培养意识，同时加强离职员工管理。

我们希望通过以上的知识产权尽职调查全流程工作，能够协助投资人全面梳理标的公司项下的知识产权资产，评估标的公司与知识产权有关的投资价值；同时也能充分排查了解标的公司可能存在的与知识产权有关的风险。