影响科创板IPO的十大专利问题及应对策略

一、前言

科创板由国家主席习近平于2018年11月5日在首届中国国际进口博览会开幕式上宣布设立，是独立于现有主板市场的新设板块，有业内人士认为科创板将成为中国的纳斯达克。

而与其他板块相比，科创板最大的特点是拟IPO企业必须具有科技属性、符合科创要求。科创要求具体体现在两方面，第一方面，要求企业突破关键核心技术[注1]，具体而言，企业必须符合拥有形成主营业务收入的发明专利 5 项以上、最近三年研发投入占营业收入比例 5%以上或最近三年研发投入金额累计在 6000 万元以上等条件[注2]；第二方面，自身的核心技术不存在重大权属纠纷等对持续经营有重大不利影响的事项[注3]。

而企业核心技术的重要表征之一就是知识产权，与之相关的问题则是上市审查重点关注的对象。根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）截至2020年11月24日的统计信息，科创板申报企业的总数为483家，已有47家企业科创板IPO的申请审核状态显示为“终止”，其中多数企业的终止原因均与知识产权有关。笔者进一步研究相关企业的申报材料后，又发现因知识产权原因终止的企业中大部分是因为专利权问题而终止。

基于此，笔者根据自身实务经验及相关公开信息，总结了十个较为典型的影响科创板IPO的专利问题，并提出相应应对策略，以为各大企业及相关从业人员提供参考。

二、影响科创板IPO的十大专利问题

问题一：专利侵权纠

案例一：台达公司vs光峰科技

光峰科技在科创板上市后一周，即收到了台达公司三个专利侵权案件的起诉状，索赔金额合计4800万，并被司法查封冻结存款3000万元。之后，其中两个案件因台达科技据以起诉的专利权被知识产权局宣告无效，法院驳回了其全部诉讼请求。另一个案件，光峰科技就涉案专利另行提起了专利权属纠纷之诉，法院因此裁定中止侵权纠纷案件的审理，并解除了财产保全措施。上述系列案件当时被业内称为科创板专利侵权第一案，受到了投资者的广泛关注，因光峰科技处理及时、应对有章，反而转“危”为“机”，借胜诉宣传了企业核心技术优势，使其股价大幅上涨。

案例二：矽力杰半导体vs晶丰明源

晶丰明源在科创板上市委员会审核会议的前一天（2019年7月22日）收到了杭州矽力杰提起的六起专利侵权案件的起诉状。杭州矽力杰的这一诉讼行动在战略上有比较明显的狙击意味。正是由于这六起诉讼导致晶丰明源在审核会议的当天（2019年7月23日）被取消审议上市申请。一个多月后（2019年8月27日），晶丰明源通过积极抗辩等措施化解了危机，最终顺利过会了。

案例三：重庆金山vs安翰科技

安翰科技是一家主要从事胶囊胃镜生产的医疗器械企业，在上市审核的关键节点被竞争对手重庆金山提起了多个专利侵权诉讼且在短期内无法解决，导致安翰科技不得不于2019年11月主动撤回上市审核申请。

总结：从上述案例中可以看出，IPO企业一旦被提起专利侵权诉讼，都会对企业的IPO进程或IPO后的股价产生重大影响，因为专利权侵权诉讼，原告的主张通常是停止侵权和赔偿损失。停止侵权就意味着不能使用原有的专利技术进行产品的制造、销售、许诺销售和进口；而赔偿损失更是意味着企业需要对外支付赔偿费用（而且随着这次专利法的修改，赔偿标准进一步被提高），故对企业的持续经营势必造成重大影响，甚至阻碍公司的上市进程或上市后的战略发展。

问题二：专利权属纠纷

案例一：歌尔泰克科技vs敏芯股份

敏芯股份在首发申请上会前即被歌尔泰克科技提起多个专利权属诉讼，主要原因就在于歌尔泰克科技认为敏芯股份的相关技术人员系从歌尔泰克科技跳槽过去，故相关员工在离职后一年内在敏芯股份申请的专利实际应属于职务发明，应归歌尔泰克科技所有。

由此可见，专利权属纠纷同样是影响科创板IPO的高发问题。除了上述典型案例以外，笔者还将企业取得专利权的方式及相应会被上交所重点关注的问题进行了分类总结。（详见下图）

（1）自主研发取得的专利，通常是企业的职务发明，涉及企业与员工的权属约定和发明人报酬问题，如相关问题未预先进行明确约定，则可能为之后的企业IPO埋下隐患。另外值得注意的是，有些企业专利的发明人可能会填写领导、企业创始人或投资人等与实际负责发明的技术人员不一致的名字，如存在发明人与核心技术人员不一致的问题，则可能被上交所在问询中重点关注。

（2）第三方转让取得，上交所通常会关注转让的原因、价格及从属专利是否一并转移等问题。转让原因涉及企业是否具有技术研发能力及完善的知识产权规划，例如如果企业仅仅是为了避免可能发生知识产权纠纷，而预先受让可能未来会涉及的相关专利，说明企业自身不依赖受让专利，且对未来的技术与业务发展有完整的规划。转让价格则涉及企业是否存在关联交易等问题。从属专利又称改进专利，指一项专利技术的技术方案包括了前一有效专利；即基本专利的必要技术特征，它的实施必然会落入前一专利的保护范围或者覆盖前一专利的技术特征，它的实施也必然有赖于前一专利技术的实施。如果企业受让了从属专利而未同步受让基本专利，则意味着从属专利无法正常使用，经济价值大打折扣。

（3）合作或委托开发，上交所通常关注专利权归属的约定和报酬问题。根据《中华人民共和国合同法》第三百三十九条的规定，委托开发完成的发明创造，除当事人另有约定的以外，申请专利的权利属于研究开发人；同样的根据即将生效实施的《中华人民共和国民法典》（2021年1月1日生效）第八百五十九条的规定，委托开发完成的发明创造，除法律另有规定或者当事人另有约定外，申请专利的权利属于研究开发人。因此，未明确约定的情况下，专利权属于研究开发人，而不是委托人。另外，部分委托开发的企业也会与研究开发人约定专利共有，但专利共有较一般的物权共有更复杂，涉及申请专利、专利权使用、处分的优先顺序、冲突解决等诸多问题，都需要预先通过协议约定等方式做好法律安排，否则也难免会成为IPO的“拦路虎”。

（4）第三方许可，上交所通常会关注许可的区域、方式、费用、期限，以及是否会影响企业技术独立性。如果企业的核心技术依赖于第三方的许可，说明一方面企业缺乏自主研发能力，另一方面势必影响企业持续经营。

综上所述，专利权属是任何有上市规划的企业必须加以关注的问题，因为它涉及企业是否具有独立的核心技术、过硬的自主技术开发能力，以及持续经营是否可能受到重大影响等上市要求。

问题三：专利无效纠纷

案例一：光峰科技vs极米科技

在极米科技上市审核的过程中，光峰科技对其招股说明书中披露的全部16项发明专利均请求宣告无效。最终双方在上市委会议召开前达成了和解，光峰科技撤回了全部专利无效宣告请求。极米科技也得以成功过会，在科创板发行上市。

案例二：网宿科技vs白山云

白山云上市审核过程中，网宿科技对白山云及其子公司的6项专利提起了无效宣告，同时还提起了多个专利侵权诉讼，导致白山云主动撤回了上市申请文件。

总结：专利审核机制及专利权的固有属性决定了已经被授予的专利权并不一定必然符合授予专利权的要求，因此法律才特意设立了无效宣告机制，任何个人或单位都可以请求宣告无效。但是这也为竞争对手的狙击提供了武器。企业专利被请求宣告无效后，务必及时以谈判和解、积极答辩等方式予以应对，以免被“釜底抽薪”。

问题四：专利失效

专利失效有两种原因，一种是专利权到期后自然失效。到期失效的影响在医药产品领域最为明显，业内通常以“专利悬崖”来形容这种药品专利保护期届满后由于其他仿制药可以合法生产销售，带来的专利药品销售额和利润的大幅下降的情况。因此，专利何时到期当然是上交所重点关注的可能对企业持续经营造成重大影响的事项。例如，天科合达在上市审核过程中就被上交所问询“相关发明专利到期后对发行人的市场竞争地位和持续经营能力是否产生影响？”

第二种是因年费未缴导致的非正常失效，同样是天科合达在上市审核过程中就被上交所问询“报告期内，专利失效的具体数量和原因，是否对生产经营造成重大不利影响？”非正常失效一方面直接影响相应技术的经济价值，另一方面也反映出公司在知识产权管理制度上存在较大的漏洞。

问题五：集中申请专利

根据企业技术开发的周期规律，每一项新的技术突破之间通常有一定的时间间隔。当然不排除部分企业在上市之前一直将核心技术作为商业秘密保护，故上市前夕才集中申请专利以满足要求的情况。但是，这很有可能会被上交所怀疑是为包装上市而进行的突击申请，进而怀疑企业的自主研发能力和知识产权管理体系。例如博拉网络在上市审核过程中，因在三天内集中申请了6项发明专利（详见下图）而被问询是否存在“突击申请”、“滥用申请权”的情况。最终，博拉网络因技术先进性披露不充分、不准确等原因被上交所决定予以终止审核其上市申请。

问题六：专利权质押

专利权质押是指企业将拥有的专利权担保其债务的履行，当企业不履行债务的情况下，债权人有权把折价、拍卖或者变卖该专利权所得的价款优先受偿的物权担保行为，而债权人拍卖变卖企业的专利权对企业持续经营可能造成重大影响。例如腾景科技就在申请上市期间质押了名下一项发明专利权，因此被上交所问及：“质押物是否为发行人持续经营的关键性资产，若担保权人处置抵押物、质押物，将对发行人持续经营造成何种影响。”

问题七：专利数量较少

如前文所述，根据《科创属性评价指引（试行）》（以下简称：“指引”）的要求，科创板上市需要至少满足“形成主营业务收入的发明专利5项以上”的条件。但是，拥有5个发明专利仅仅是最低标准，并不意味着企业在专利数量方面就一定不会被质疑。例如，赛赫智能的招股说明书中披露了6项发明专利，虽然满足了指引的最低要求，但仍被上交所两次问询：“结合产品或服务特点、所处产业链位置、同行业可比公司情况等，分析公司发明专利较少的原因及合理性”。

问题八：专利与核心技术不匹配

以电商SaaS企业光云科技为例，其核心业务是基于电子商务平台为电商商家提供SaaS产品。在其招股说明书中披露称拥有亿级订单实时处理架构技术等6项自主研发的核心技术，但上述核心技术均没有申请专利。在核心技术之外，光云科技拥有的非外观设计专利仅有两项，该专利并不在光云科技的主营业务电商Saas范畴内，仅是一种支持定位的复合型热敏纸，和防漏单扫描器及带该防漏单扫描器的防漏单设备。光云科技因此被上交所问询：“核心技术均采用非专利技术的原因及合理性，是否建立相应的知识产权保护措施，是否存在相应的核心技术泄露风险，如存在，请充分揭示相关风险。”由此可见，核心技术是否采用专利技术是上交所审核关注的重点之一，如未采用专利技术，意味着核心技术无法通过专利权保护，上交所还将重点关注核心技术泄露风险等问题。

问题九：专利权境外保护的缺失

相比著作权，专利权受到更严重的地域性限制。《伯尔尼公约》要求成员国以国民待遇自动保护其他成员国公民创作作品的著作权，而《巴黎公约》并未要求各成员国保护在其他成员国获得的专利权。因此，在中国获得的专利权在其他国家是无法直接受到保护的。

而根据《巴黎公约》第四条之二（1）“本联盟国家的国民向本联盟各国申请的专利，与在其他国家，不论是否本联盟的成员国，就同一发明所取得的专利是互相独立的。”因此，如果企业的核心技术在中国获得了专利权，但是在其他实施国、出口国等境外地区并未获得专利权的，就无法在这些国家或地区受到保护。

以南微医学为例，在申请IPO前，南微医学及其德国子公司被波士顿科学（Boston Scientific Limited）在德国地方法院提起专利侵权诉讼，波士顿科学要求南微医学及其德国子公司停止在德国境内提供、销售、进口涉诉侵权产品并赔偿侵权损失等。因此，南微医学在上市审核过程中，被上交所问及：（1）专利诉讼进展情况；（2）专利诉讼是否存在进一步扩展到德国、美国以外区域，扩展到发行人其他产品的风险，是否对发行人生产经营形成重大不利影响；（3）发行人涉诉产品的技术来源，是否由发行人自主研发，是否存在技术授权、合作研发等情形；波士顿科学是否曾为发行人 OEM 客户，发行人高级管理人员是否曾在波士顿科学任职，是否存在将职务发明投入发行人的情形等问题。

由此可见，上交所绝不会仅仅关注域外单个诉讼案件的胜诉可能性及后果，还会以点带面地关注与企业涉诉专利相关的技术研发能力、专利管理、专利权属等其他问题。

问题十：专利制度和管理体系的缺失

根据证监会《关于在上海证券交易所设立科创版并试点注册制的实施意见》的要求“申请公开发行股票的公司应当符合下列基本发行条件：具备健全且运行良好的组织机构。”

《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》要求“发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告。”

江西金达莱、博拉网络和北京木瓜移动等企业都在上市审核过程中被问及“相关专利、商标权、软件著作权等知识产权管理的内部控制制度是否建立健全并有效运行？”因此，专利制度和管理体系作为企业组织机构及内控制度的重要组成部分理应受到充分关注。

三、应对策略

IPO前

1.专业团队

企业应当在设立之后就开始着手组建专业的知识产权管理团队，专门负责企业内部的知识产权管理工作，管理团队可以由内部的管理者和外部知识产权律师顾问组成，管理团队应当定期组织企业内部的知识产权培训，以提高所有员工的知识产权素养。

2.管理体系

此外，企业设立之后就应当开始着手建立知识产权管理体系。公司的专利管理制度要与公司的经济实力、经营性质、发展状况、行业特点相适应。专利管理制度具体又包括专利数据收集整理制度、专利申请制度、专利许可与转让制度、专利纠纷应急处理制度、技术成果创新与转化制度等制度体系。

3.专利布局

根据战略目的的不同，专利布局类型大致可以分为保护型专利布局、对抗型专利布局和储备型专利布局等三种。根据布局方式的不同，专利布局类型又可以分为路障式布局、城墙式布局、地毯式布局和丛林式专利布局等。

IPO中

1.风险评估

在IPO开始之初，应当先进行系统性的风险评估，评估内容包括企业的专利是否可能被宣告无效、核心技术与产品是否可能侵犯第三方专利权、专利数量是否满足等，充分预估企业上市之后可能会遭到哪些狙击，以及如被狙击成功，可能会导致哪些后果，并制定应急预案。

2.积极应对

遇到专利狙击后，应及时采取应对措施，切忌踟蹰不决，一旦处理不及时，就会阻碍企业的IPO之路，甚至被终止审核，即便最终成功上市，也会严重打击潜在投资者对企业的信任度。

因此，建议企业面对专利狙击，应综合自身专利状态、侵权/无效可能性、上市进程等因素，选择采取对原告专利请求宣告无效、提起反制诉讼等主动出击的措施。如不宜采取上述措施，也可以积极寻找管辖权、诉讼主体资格等程序性抗辩事由或者原告无权利基础、被告不侵权、现有技术等实体层面的抗辩事由。如果应对得当，非但可以化解狙击，甚至可以展现企业的核心技术优势，提升企业商誉。

IPO后

IPO完成后也绝不意味着企业可以就此高枕无忧。首先作为一个科创板上市公司，必须持续创新，维持核心技术优势，确保公司持续经营、健康发展，否则可能面临被强制退市的风险。其次也应及时进行维权，以保障合法权益，维护良好声誉。

注释及参考文献:

[1] 《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》第三条第（一）款。

[2]《科创属性评价指引（试行）》一、支持和鼓励科创板定位规定的相关行业领域中，同时符合下列 3 项指标的企业申报科创板上市：

（1）最近三年研发投入占营业收入比例 5%以上，或最近三年研发投入金额累计在 6000 万元以上；

（2）形成主营业务收入的发明专利 5 项以上；

（3）最近三年营业收入复合增长率达到 20%，或最近一年营业收入金额达到 3 亿元。

软件行业不适用上述第2项指标的要求，研发占比应在10%以上。

[3] 《 科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》第十二条。